É certo que a titularidade da marca começa com seu registro válido perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), conforme art. 129 da Lei nº 9.279/96.

Contudo, não se pode confundir o teor do referido dispositivo legal e se presumir que o direito de proteger a sua marca contra tentativas de usurpação ou enfraquecimento (uma das mais importantes prerrogativas do titular de um sinal distintivo) também só se inicie com o registro na autarquia.

Com efeito, nos termos do art. 130 da mesma Lei, o direito de zelar pela integridade da marca e pela sua reputação é concedido já ao depositante, isto é, aquele que solicitou o pedido de registro mas ainda não o obteve (pois pendente análise dos técnicos do INPI).

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

O motivo para tanto é o melhor atingimento do dúplice objetivo da proteção oficial das marcas, que  busca a defesa dos interesses dos empresários titulares do sinal distintivo mas, também, dos respectivos consumidores daquele produto ou serviço marcado, que poderiam ser levados à confusão e consequente contratação equivocada caso uma marca ainda não registrada fosse objeto de uso não autorizado por um concorrente malicioso. Segundo bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi em recente decisão de sua relatoria na 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL Nº 1.032.104 – RS), “a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator”.

A esse respeito, esclarece Tinoco Soares (citado no acórdão):

“os direitos são praticamente iguais tanto para com o titular como para o requerente do pedido” (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 206).

Também JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO foi citado:

“Só se justifica suportar o tempo e os custos inerentes ao processo no INPI se o título por ele expedido realmente proporcionar ao seu titular um direito de exclusividade e, consequentemente, os lucros decorrentes da exploração do bem imaterial.
(…)
De nada vale o título se não houver sincronia entre o momento em que a tutela jurisdicional é prestada e aquele em que ela se revela necessária, sendo o titular o direito, durante o trâmite do processo, obrigado a conviver no mercado com terceiro que se utiliza indevidamente da sua criação, sem ter suportado os investimentos necessários para desenvolvê-la.” (Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial . São Paulo: RT, 2007, p. 97)

Sobre a função dupla da proteção jurídica das marcas, pontuou a Ministra:

“A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.”

E sobre o direito de invocar a proteção marcária reservado ao mero depositante, nos termos expressos do art. 130 da Lei nº 9.279/96, a Ministra Nancy Andrighi arrematou:

“Tanto assim que a doutrina e a jurisprudência admitem a adoção de medidas judiciais de proteção à marca ou reparação pelo seu uso indevido por aquele que, independentemente de ser o titular do registro, se sinta prejudicado. O fundamento invocado são os dispositivos que vedam a concorrência desleal. Observe-se, nesse sentido, o julgamento proferido no REsp 466.360/SP, de minha relatoria, DJe 20.10.2003). Some-se a isso o fato de os arts. 207 e 209 da Lei 9.279/96 não fazerem qualquer especificação acerca da legitimidade para a propositura de ações que visem à tutela da concorrência, referindo-se apenas ao “prejudicado”.

Em hipóteses como a presente, nas quais já houve o depósito do pedido de registro de marca, estando pendente apenas o seu deferimento pelo INPI, entretanto, sequer é necessário recorrer a esse entendimento, pois o art. 130, III, da Lei 9.279/96 é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”.

Segue a ementa do julgado aqui mencionado:

CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI.  PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.

1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.
3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.
5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.
6. Recurso especial provido.”

O inteiro teor do acórdão pode ser encontrado aqui.

 

 

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