Ao saberem que o registro não é obrigatório para que um empresário crie e use uma marca, e ao descobrirem o direito de preferência que o uso de boa-fé há mais de seis meses confere ao usuário desse tipo de sinal distintivo, uma dedução recorrente dos alunos que iniciam os estudos sobre o Direito Marcário é a de que o registro demarca seria, em termos práticos, desnecessário.

Contudo, tal dedução não poderia ser mais equivocada, como me apresso a esclarecer a eles.

Afinal, a possibilidade de se usar rotineiramente uma marca, e poder impugnar o pedido de registro feito por outrem, com base nesse mesmo uso há mais de seis meses, não é nem de longe a principal preocupação que um empresário deveria ter com relação ao sinal distintivo de seus produtos e serviços.

A principal preocupação de um empresário que crie e invista no desenvolvimento de uma marca é obter a tutela do Estado para conseguir protegê-la do uso não autorizado por parte de concorrentes. E essa tutela só se obtém com o registro válido do símbolo marcário ou, ao menos, com o depósito do pedido de registro, como abordei no post anterior. Em outras palavras, aquela pessoa que usa uma marca não registrada não viola nenhuma lei (obviamente, desde que não esteja utilizando marcas que já pertençam a terceiros), mas não é titular da proteção jurídica prevista para a mesma situação. Essa proteção, como já apontado, depende da concessão do registro por parte do INPI. Ou seja, o empresário pode usar, mas não pode defender seu bem. E qual seria a utilidade em se criar e desenvolver algo, se não é possível postular a proteção estatal sobre ele? Pois é, nenhuma.

Por isso é que cuidar de registrar suas marcas deve ser a preocupação primeira de qualquer pessoa que se dedique a atividades econômicas.

E a proteção estatal ao titular de uma marca registrada não se limita apenas a garantir-lhe o direito de impedir o uso não autorizado por parte de terceiros, denominado ato de contrafação, ou o direito de postular medidas para evitar o prejuízo à reputação do sinal distintivo. A proteção estatal prevista e descrita na Lei nº 9.279/96 aos titulares do registro de marca procura, ainda, facilitar a defesa do símbolo marcário, por meio de várias prerrogativas nesse sentido, dentre elas a facilitação do pedido de indenização por eventuais danos materiais decorrentes da contrafação.

Para facilitar a defesa dos interesses dos titulares de registro, a legislação de marcas dispensa estes de, em juízo, provarem a existência de danos materiais, presumindo a existência destes a partir da simples circunstância da marca ter sido contrafeita. Basta ao empresário titular da marca provar a contrafação que ele terá direito ao uso de medidas processuais inibitórias da continuidade do ato violador e direito a pedir a respectiva indenização, passando a discussão judicial a girar apenas em torno dos valores a serem fixados a esse título.

Tal assunto é recorrentemente tratado pela jurisprudência, e em acórdão muito recente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abordou a estratégia do legislador.

Trata-se de Apelação Cível (nº 1.0191.06.009081-5/001), relatada pelo Desembargador João Câncio, interposta contra sentença que reconheceu a contrafação da marca de uma fabricante de cigarros, mas negou o pedido de indenização por danos materiais sob o entendimento de que estes não teriam sido provados. O recurso da fabricante se deu justamente em cima das questões tratadas aqui no post, destacando a sociedade empresária que os danos materiais decorrentes de contrafação de marca regularmente regulada são presumidos. E o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA E NOME FANTASIA SIMILARES – USO INDEVIDO – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO – DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

Na hipótese de uso indevido de marca e nome fantasia similar a uma já existente e bem conhecida, passível de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. II- Entretanto, há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação, para que seja devido o pagamento de indenização a esse título.”

No seu voto o Desembargador Relator transcreve várias decisões do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido para demonstrar que a conclusão exposta na sua decisão constitui jurisprudência firme:

“CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

1.(…)omissis. 2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. 3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1174098/MG, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 15/08/2011 – g.n)

 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS AO TITULAR DA MARCA. COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL.

Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. (…)omissis.” (REsp 466761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 295)

 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO.

1. (…)omissis. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante desta Corte é que a simples violação do direito implica na obrigação de ressarcir o dano. Precedentes. 3. Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, caput, da Lei 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo “benefícios” presente no incido II, do art. 210, com a idéia de “lucros”. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp 710.376/RJ, Quarta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

“DIREITO COMERCIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSORVENTES. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA O ABSORVENTE DA MULHER ATIVA E MARCA MULHER ATIVA. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. SOBERANIA NO EXAME DA PROVA PELAS INSTÂNCIAS O R D I N Á R I A S . E N U N C I A D O N º 7 D A S Ú M U L A / S T J . PREQUESTIONAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. ORIENTAÇÃO DA CORTE. PERDAS E DANOS. DEFERIMENTO. RECONVENÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. MAIORIA. VOTO VENCIDO.

I – Afirmada pelo acórdão estadual a possibilidade de confundir-se o consumidor, defesa se mostra a análise de suposta violação do direito marcário, por ser vedado o reexame de matéria fática na instância especial, consoante enunciado nº 7 da súmula/STJ. II – As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré. (…)” (REsp 101118/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2000, DJ 11/09/2000 p. 251)

O acórdão cita, ainda, importante doutrina, que aqui vale a pena ser transcrita:

“Não obstante seja um tanto quanto difícil a comprovação dessas perdas e danos, mormente em se tratando de empresas que detêm o mesmo objeto ou produto, e/ou a mesma marca para inúmeros produtos, ou com certeza, inúmeras marcas para diversos produtos, em razão desses e outros fatos, predeterminados, realizados sem a necessária e correta escrituração e contabilidade dessas empresas não acusa as perdas e danos reais e consideráveis. Quer isto se verifique ou não, o que não se pode olvidar é que: 1. a lei pune o fato material da violação da patente, da marca, ou do ato do concorrência desleal desde que possa induzir a dúvida, a erro ou a confusão. A indução do adquirente do objeto ou do produto a erro e a confusão, o qual leva o contrafeito pelo verdadeiro, já ocasiona o prejuízo; 2. o crime de violação de patente, de marca ou por ato de concorrência desleal se consuma, muito embora não haja o desvio da clientela. (…) Esse lucro do concorrente constitui o que o titular do direito “razoavelmente deixou de auferir”. (SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira. p. 1.620.)

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